Markanın hükümsüzlüğü
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ışığında marka nedir, marka hakkının korunması konularına önceki yazılarımızda değinmiştik. Bu yazımızda da yine 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında markanın hükümsüzlüğü konusuna değineceğiz.
MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE BAZI TEMEL KAVRAMLAR
Hükümsüzlük, sözlük anlamıyla: “Yürürlükten çıkarılmış, yürürlüğü kalmamış, geçersiz kılınmış” kavramlarına tekabül etmektedir. Marka hukuku anlamında hükümsüzlük ise: “Tescil edilmiş bir markanın, gerekli koşullara sahip olmaması nedeniyle dava yoluyla iptali ve böylece evvelce elde edilmiş marka hakkının son bulması demektir.”
HÜKÜMSÜZLÜK TALEBİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ETKİSİ
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43. maddesine göre, bir markanın hükümsüz kılınmasını, zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili resmi makamlar, açılacak bir dava vasıtasıyla, görevli ve yetkili ihtisas mahkemelerinden talep edeceklerdir. Mahkemelerin markanın hükümsüzlüğüne ilişkin vereceği karar, KHK’da belirtilen istisnalar haricinde, geçmişe etkili olacaktır. Bu bağlamda, markanın hükümsüz sayılmasından önce, ilgili markaya tecavüz nedeniyle verilmiş ve hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış herhangi bir karar bulunmakta ise; yine hükümsüzlüğe ilişkin karardan önce yapılmış veya uygulanmış herhangi bir sözleşme bulunmaktaysa, bunlar ilgili hükümsüzlük kararından etkilenmeyecektir.Bir markanın hükümsüzlüğünden bahsedebilmek için birtakım koşulların kümülatif olarak bir arada bulunması gerekmektedir.
ÖN KOŞUL-TESCİLLİ BİR MARKANIN BULUNMASI
“Marka hakkı başka bir ifadeyle, marka sahipliği, tescil ile iktisap edilmektedir” Bu duruma: “marka hakkının iktisabında tescil ilkesi” veya sadece “tescil ilkesi” denilmektedir. Dolayısıyla, bir işaretin marka olarak addedilebilmesi ve 556 sayılı KHK’nın sağladığı korumadan yararlanabilmesi için öncelikle yukarıda özellikleri belirtilmiş olan işaretin, 556 sayılı KHK ve bunun uygulanma şeklini gösteren yönetmelikte yer alan usul ve esaslara uygun olarak tescil edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde, ortada tescilli bir marka bulunmayacağından bunun hükümsüzlüğü veya iptalinden söz etmek de mümkün olamayacaktır.
Tescilli bir markanın hükümsüzlüğünün talep edilebilmesi için gerekli en önemli koşul, 556 sayılı KHK’nın 42. maddesinde belirtilen hallerden birinin bulunmasıdır. KHK’nın ilgili maddesinde yer alan düzenleme dikkatlice incelenecek olursa, bu hallerden bir kısmının, hükümsüzlüğü istenen markada önceden beri varolduğu ve bir diğer kısmının ise markanın tescil edilmesinden sonraki bir dönemde ortaya çıktığı varsayılmaktadır.
Bu haller,42. maddenin a ve b bentlerinde düzenlenen marka tescilinde red için mutlak ve nisbi nedenleridir.
556 SAYILI KHK MADDE 7’DE SAYILAN HALLER
“5.madde kapsamına girmeyen yani ayırt edici özelliği bulunmayan;”
•Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan;
•Tcaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları, münhasıran veya esas unsur olarak içeren;
•Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren;
•Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren;
•Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltan’; ‘yetkili merciilerden kullanılmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6 ıncı maddesine göre reddedilmesi gereken;
•Paris Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6 ıncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olan ve yetkili mercilerin tescil izni vermediği arma, amblem veya nişanları içeren;
•Sahibi tarafından izin verilmemiş ve Paris Sözleşmesinin 1’inci mükerrer 6ncı maddesine göre tanınan markaları içeren’; ‘dini değer ve sembolleri içeren;
•Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olan” markaların tescili halinde ilgililer tarafından hükümsüzlüğü talep edilebilecektir.
Bilindiği üzere 7. maddede sayılan haller, kamu düzenini ilgilendiren, dolayısıyla herhangi bir itiraz ya da başka bir prosedüre gerek kalmaksızın, Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan marka başvurusu sonrası gerekleştirilen re’sen incelenme aşamasında reddi gereken hallerdendir. Buna rağmen, ilgili ibarenin yayına çıkarılması ve yayın aşamasında dahi itiraz edilmeksizin tescil edilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu tür bir durumda, 42. maddede sağlanan imkan vasıtasıyla, ilgili kişiler, tescil edilen ve 7. maddeye aykırı olan markanın hükümsüz kılınmasını talep edebilecektir.
Bu noktada, özellikle tanınmış markalarla ilgili olarak, hükümsüzlük davasının, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılmasının şart olduğu belirtilmelidir. Diğer hükümsüzlük nedenlerine dayalı olarak açılacak davalarda, herhangi bir süre öngörülmemişken, tanınmış markalara ilişkin bu şekilde bir süre sınırlamasının getirilmiş olmasının temel nedeninin, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6. maddesinin 2. fıkrasında sözleşmeye üye devletlere bu yönde bir süre sınırlaması getirilmesi yönündeki tavsiyeden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kötü niyetin varlığı halinde ise herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır.
556 SAYILI KHK MADDE 8’DE SAYILAN HALLER:
8. maddede sayılan nisbi red nedenlerinin bulunması halinde de ilgili marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep edilebilecektir.
Buna göre, tescil edilen marka,
•Tescil edilmiş veya tescil için daha önceki bir tarihte başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa;
•Tescil edilmiş veya tescil için daha önceki bir tarihte başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ve kapsanılan mal veya hizmetler de bir ayniyet veya benzerlik göstermekte ise ve her iki marka arasında ilişki olduğu ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunmaktaysa;
•Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir gerekçe belirtilmeksizin tescil edilmişse;
•Başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamaktaysa, ilgililer tarafından, yapılan bu tescilin hükümsüzlüğü talep edilebilecektir.
42. maddenin b bendinde nisbi red nedenlerine dayanan hükümsüzlük hallerine ilişkin düzenlemede, 8. maddenin son paragrafı ile ilgili ayrıksı bir duruma yer verildiği gözlemlenmektedir. 8. maddenin son paragrafına göre, bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonraki iki yıl içerisinde, aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için tesciline ilişkin başvuru, önceki marka sahibinin itirazı üzerine reddedilecektir. Buna rağmen herhangi bir başvurunun yapılması ve tescil edilmesi halinde, önceki marka sahibi, sonraki marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep edebilecektir. Genel kural bu olmakla birlikte, 42. maddenin b bendinde bulunan hüküm nedeniyle, açılan davada, önceki hak sahibi, markanın koruma süresinin bitiminden itibaren iki yıl içerisinde, ilgili markayı kullanmamışsa, ilgili davayı ikame edemeyecektir.
Yukarıda da izah edilmeye çalışıldığı üzere, nisbi red nedenleri, üçüncü kişilerin daha önceki bir tarihte çeşitli nedenlerle elde ettikleri birtakım haklardan kaynaklanan ve bu nedenle de bu kişiler tarafından ileri sürülmesi gereken nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mutlak red nedenlerinde olduğu gibi nisbi red nedenlerine dayanarak hükümsüzlük davasının açılabileceği süreye ilişkin olarak da kanunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durumda marka bir kez tescil edildikten sonra, nisbi red nedenlerine dayanarak açılacak hükümsüzlük davasının, markanın koruma süresince (on yıl ve yenilendiği takdirde onar yıllık periyodlarda) açılabileceğini iddia etmek, hukuka uygun olmayan birtakım durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Örneğin önceki tarihte tescil edilen veya tescil için başvurusu yapılan başka bir markanın sahibi, tescil edilen ve esasen 8. maddeye aykırı bulunan sonraki tarihli bir markanın hükümsüz kılınmasını, bu markanın koruma süresince talep edebilecektir ki bu, aradan kabul edilebilir bir zaman dilimi geçtikten sonra o markaya yatırım yapan, mal veya hizmetlerini o marka altında tanıtan sonraki tarihli marka sahibi açısından telafi edilemeyen zararların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu noktada, Yasaman’ın isabetli bir şeklide belirttiği üzere, “önceki hak sahibinin dürüstlük kuralı gereğince göstermesi gereken bir davranış biçimi bulunmaktadır: dava hakkını kabul edilebilir bir süre içerisinde kullanmak.”
Peki acaba özellikle bu hal için, kabul edilebilir veya makul olarak öngörülen süre ne olmalıdır?
Yargıtay 11. HD’nin 25.12.1997 tarih ve 1997/5417 E. –1997/9676K. sayılı kararı, 11.09.2000 tarih ve 2000/5607 E.-2000/6604 K. sayılı kararı, 08.04.2002 tarih ve 2001/10860 E.–2002/3275 K. sayılı kararı ve benzer pek çok kararında:
“KHK’nın 42. maddesinde hükümsüzlük davasının açılacağı süre hususunda bir düzenleme getirilmemiş olmakla birlikte, aynı maddede Paris Konvansiyonu’na göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, ‘tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde’ açmasının gerektiğinin belirtildiği, dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının da yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı gözetilerek, bu yasal boşluğun, tanınmış markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin, diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak doldurulmasının uygun olduğu” görüşlerine yer vermiş bulunmaktadır.
Yargıtay ve doktrinde kabul edilen bu uygulama, 8. maddeye (nisbi red nedenlerine) dayanarak açılacak hükümsüzlük davaları için yerinde olsa da; 7. maddede yer alan mutlak red nedenlerine dayanarak açılacak davalar (özellikle kamu düzenini doğrudan ilgilendiren haller) için mümkün gözükmemektedir.
Aksi takdirde, kamu menfaatini ve hatta kamu düzenini ilgilendiren ve bu nedenle reddedilmesi, tescil edilmemesi gerekirken her nasılsa tescil edilen markalara karşı bu sürenin geçirilmesi nedeniyle hükümsüzlük davası açılamaması ve bu suretle, kamu menfaatini açıkça ihlal eden bu ibarelerin yaşamasına müsaade edilmesi yolu açılmış olacaktır.